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국가별 국제해외출원 팁, 등록 전 확인해야 할 최근 동향

2023-01-26 09:00
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사진=윤웅채 변리사
[글로벌에픽 이수환 기자] 해외출원을 진행 하다 보면 IP5라는 말을 들을수 있다. 특허출원을 가장 많이 하는 중국, 미국, 일본, 한국, 유럽을 가리켜 말하는 것으로 국내 기업이 해외 출원을 할 경우 주로 IP5 국가를 대상을 하는데, 타사가 모방해서 생산하거나 판매할 국가 중 시장이 큰 곳 위주로 선택을 한다.

IP5 중 미국, 중국, 유럽은 각각 주의해야할 사항이 분명히 있다. 첫번째 미국은 정직함을 매우 중요하게 생각한다.

예를 들어 변호사가 윤리 규정을 위반하면 자격 박탈이 되는 국가로 특허의 경우도 발명하지 않은 사람을 발명자로 올려서는 안된다. 또 알고 있는 선행문헌을 감춰도 안된다. 이를 위반할 경우 특허가 등록되더라도 무용지물이 된다. 최근 5년간 미국 대법원 판례나 특허청 실무 동향을 보게 되면 전체적으로 특허권자의 힘이 약화되고 있다.

제품을 만들거나 서비스를 하지 않고 특허만 활용하여 이익을 추구하는 업체들이 2010년대 초반까지 활개를 치는 게 이슈가 되면서 영업방법에 대한 특허를 포함한 소프트웨어 특허의 경우 제대로 출원이 되지 않거나 출원이 되어도 무효가 되는 경우가 많았다. 최근 다시 바뀌어가는 분위기지만 이에 따른 적절한 미국출원을 전략을 세워야 할 것이다. 그리고 미국은 하나의 특허로부터 여러 특허를 만들 수 있는 제도가 우리나라보다 다양한 편이다. 그만큼 이러한 제도를 활용해 강력한 포트폴리오를 구축할 수 있다.

중국의 경우 특이한 점은 실용신안이 무심사주의를 취하고 있으면서 무효율이 낮다는 것이다. 5~6개월이면 등록이 가능하고 비용도 특허의 절반도 안되서 잘 활용할 필요가 있다. 또 중국 세관에 지식재산권 등록을 해두면 모조품 단속에 좋다. 그 밖에도 중국은 수입금지 뿐 만 아니라 수출금지도 단속하고 있다. 중국에서 확보한 특허, 실용신안, 디자인. 상표 모두 해당되니 이 부분을 잘 알고 특허를 진행하는 것이 좋다.

유럽의 특허획득 방법은 2가지가 있다. 각 국에 특허를 출원하는 방법과 유럽특허청(EPO)에 특허출원을 하는 방법이다. EPO에 출원을 하면 유럽연합 28개국을 포함한 유럽 38개국에 출원한 효과를 볼 수 있다. 그런 점에서 PCT국제출원과 유사하다.

그러나 EPO출원은 유럽 특허청에서 실체 검사를 진행해 등록 결정을 내려 유럽 전체 국가에서 특허를 받을 수 있다. 다만 특허를 확보하려는 각 국가에 번역문을 제출 연차료를 납부해야 한다.

각 국에 출원하는 방법과 EPO출원하는 방법에는 장단점 있는데, 비용 면에서 3개국 이상에 출원 할 생각이면 EPO출원이 유리하다.

1~2개 국가에 출원을 할 생각이라면 개별국 출원이 유리하다. EPO 출원은 시간이 다소 많이 걸리는데 특허성에 대한 판단을 두 번 받아보는데, 기본적으로 조사국에서 서치 리포트를 발행하고 이후 심사 청구를 하면 심사국에서 실체 심사를 하게 된다. 특허 등록 이후에 무효나 침해 분쟁도 나라별로 진행해야 한다.

이러한 불편함을 해소할 제도가 하나 있는데, EU 단일특허제도이다. 유럽특허청에서 등록 결정된 후 단일특허 발효 신청을 하면 유럽연합 전 국가에서 동일한 효력을 갖는 단일특허를 확보할 수 있다.

분쟁도 통합 특허법원으로 일원화되어 처리된다. 다만 EU단일특허 제도는 2018년 기준으로 도입이 되지 않은 상태이다. 브렉시트 영향으로 언제 도입될지는 미지수이다. 이 EU단일특허제도가 도입이 된다면 편의성 뿐만 아니라, 유럽 특허 가치도 상당히 올라갈거라 보고 계속 관심을 가질 필요가 있다.

특허법인 테헤란의 윤웅채 변리사는 “해외출원을 준비하고 있다면 제대로 진행할 수 있는 해외 네트워크와 함께 해외출원 경험과 노하우가 있는 변리사를 만나는 게 등록 성공률을 높이는데 좋다”고 조언했다.

이수환 글로벌에픽 기자 news@globalepic.co.kr

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