상표등록이 될 만한 상표는 따로 있나, 출원부터 침해 예방까지

[글로벌에픽 이수환 기자] 최근 NFT, 메타버스 세계로의 사업 확장이 이루어지면서 해당 공간에서의 상표사용을 위한 등록그리고 관련 침해 문제가 늘어나고 있다. 저명한, 누구라도 인지하고 있는 상표라면 부정경쟁방지법을 적용하여 권리를 행사할 수 있을 것이나, 그렇지 않은 경우라면 상표침해, 도용 방지를 위해서라도 상표등록은 선택이 아닌 필수인 상황이다.

사실 지금 시점에서 상표등록의 중요성은 가상세계보다는 현실세계에서 더 크게 와닿는 경우가 많다. 5년 넘게 같은 상표를 사용하고 있었다면, 특허청에 출원을 하여 상표등록을 받을 수 있을까? 오랜 기간 사용했다고 해서 상표등록이 보장되진 않는다.

예컨대 식별력을 갖추지 못한 상표이거나 지리적명칭이 포함되어 있는 경우, 품질을 오인할 만한 단어를 포함한 상표라면 등록률이 현저히 떨어지게 된다. 따라서 상표등록이 될 만한지 사전조사를 진행해 보아야 하며 발음이 유사한지 여부도 확인해야 함을 잊지 말아야 할 것이다.

사전조사가 끝난 뒤라면 출원서류를 접수하여 출원번호를 받게 된다. 이후 심사를 받게 되는데 출원공고가 나간 뒤 제3자로부터 이의신청이 접수되지 않거나 거절이유를 극복하였다면 최종적으로 등록결정이 이루어진다.

이의신청제도는 2007년 7월 1일을 기준으로, 그 이전에 출원공고된 상표 건일 경우 공고 후 30일 내에 신청해야 하며, 이후에 출원공고된 상표 건은 공고 후 2개월 내에 신청해야 한다는 차이점이 있기에 출원공고 시점을 필히 확인해 보아야 한다.

만일 해외에서도 해당 상표를 사용하고자 한다면 해외상표등록을 별개로 진행해야 한다. 이때에는 마드리드시스템 또는 개별국출원 중 한 가지 방법을 선택하여 진행하게 된다. 마드리드 시스템을 활용할 계획이라면 국내에 출원하였거나 등록되어 있는 상표를 기준으로 국제출원서를 작성해야 하므로 국내 상표등록 먼저 시작해 보아야 한다.

한편 상표등록에 대한 결정서를 받은 때로부터 2개월이 지나기 전에 등록료를 납부해야만 상표권을 취득할 수 있는데, 상표등록을 마쳤다고 해도 이에 대한 침해사건은 발생할 수 있다. 동일 업종에 동일한 상표를 그대로 따라 쓰거나 유사하게 상표를 만들어 상품에 사용하는 경우에 해당한다.

구제수단은 절차 단계에 따라 달라지며 출원공고만 이루어진 경우 출원사본과 함께 서면경고를 할 수 있다. 더불어 등록이 되기까지 기간 동안 상표권 침해로 발생한 피해에 대해서는 상표등록을 마친 뒤 업무상 손실로서 보상금 청구가 가능하다. 출원공고가 진행된 후라면 서면경고뿐만 아니라 보상금 청구도 곧바로 할 수 있다.

상표등록까지의 절차도 신중하게 진행해야 하지만, 그 이후의 관리도 굉장히 중요하다. 특히 상표권 침해로 발송하는 경고장은 자칫 업무방해나 손해배상의 문제로 번질 수 있으므로 침해에 관하여 전문가의 판단을 들어본 뒤 결정해야 한다.

누구나 기억할 수 있는, 발음하기 쉽고 독창성을 갖춘 경우라면 상표등록을 어렵지 않게 해낼 수 있다. 로고까지 등록하고자 한다면 업체에 맡기기 전, 등록 가능성이 있는지를 확인해 보는 것이 좋다.

셀프출원이 유행처럼 번지면서 개인이 상표등록을 도전하는 경우가 많은데, 의견제출통지를 받거나 등록결정을 받은 때라면 더 늦지 않게 변리사의 도움을 받아 거절사유를 해소해 나갈 것을 권장한다.

도움말 : 특허법인 테헤란 김신연 변리사

이수환 글로벌에픽 기자 epic@globalepic.co.kr